Strategie zur Patentverfolgung: Negative Anspruchsbeschränkung

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Negative Einschränkungen sind generell entmutigt bei der Formulierung von Ansprüchen, so die landläufige Meinung. Wenn Sie eine Einschränkung zum Ausdruck bringen, ist es besser, eine positive statt einer negativen Sprache zu verwenden. Die meisten Menschen sind sich einig, dass dies der Fall ist beste Praxis. Negative Beschränkungen oder ganze Behauptungen, die das Fehlen eines Merkmals betonen, werden in der Regel als weniger sinnvoll angesehen als ihre positiven Gegenstücke, da sie mit größerer Wahrscheinlichkeit unbefristet sind und gegen sie verstoßen können eine Anzahl von Patentrechtliche Kriterien. 

Inhaltsverzeichnis

Einleitung  

Im Gegensatz zu positiven Anspruchsbeschränkungen, die das Vorhandensein eines Merkmals angeben, ist eine negative Anspruchsbeschränkung eine in einem Patentanspruch enthaltene Formulierung, die sich auf das Fehlen eines Merkmals bezieht. Wörter wie „ohne“, „Abwesenheit“, „ohne“, „(was auch immer) -weniger“, „nicht einschließlich“, „ausschließen“ und dergleichen könnten verwendet werden, um negative Anspruchsbeschränkungen zu rezitieren. Sie können ein leistungsstarkes Instrument sein, um Ihr Ziel zu erreichen Patentansprüche abgesehen von denen des Standes der Technik bei sachgemäßer Verwendung. 

Negative Einschränkungen können gemäß § 2173.05(i) des Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) geltend gemacht werden, wenn sie explizit sind und durch die Spezifikation unterstützt werden. Negative Beschränkungen müssen durch die erste Offenlegung belegt werden. Eine negative Einschränkung ist nicht durch das bloße Fehlen einer positiven Rezitation gerechtfertigt. 

Grundlage für die negative Begrenzung

Die Spezifikation muss die negative Begrenzung gemäß MPEP nicht wörtlich enthalten. Andernfalls würden die Anmelder unnötig damit belastet, explizit angeben zu müssen, was nicht in ihrer Erfindung enthalten ist, indem sie alle bekannten Elemente des Stands der Technik beschreiben müssten. 

Beispiele für ausreichende Grundlagen für negative Grenzwerte sind: 

  • Die Spezifikation liefert eine Rechtfertigung für den Ausschluss der entsprechenden Einschränkung (Inphi Corp. vs. Netlist, Inc.). 
  • Spezifikation beschreibt Alternativen (Santarus, Inc. gegen Par Pharm., Inc.). 
  • Die Beschreibung des Standes der Technik in der Spezifikation erörtert die Mängel bestimmter Merkmalszeichnungen, die das Vorhandensein bestimmter Merkmale zeigen, was das Fehlen entgegengesetzter Merkmale erforderlich macht. 
  • In den Spezifikationen wird ausdrücklich angegeben, wann eine Funktion fehlt. 

Beispiele für nicht ausreichende Gründe für negative Beschränkungen sind: 

  • Versuch, einen Verweis auf ein Werk des Standes der Technik zu vermeiden, indem Nickel aus einer definierten Gruppe von Metallen weggelassen wird, die für eine metallische Schutzbeschichtung beansprucht werden, ohne dafür eine patentierbare Begründung anzugeben (In Bezug auf Langdon) 

Novartis Pharmaceuticals gegen Accord Healthcare Inc. 

Wie viel von der Spezifikation sollte für etwas verwendet werden, das nicht im Anspruch enthalten sein soll? Laut einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs Novartis Pharmaceuticals gegen Accord Healthcare Inc., Die Antwort existiert möglicherweise überhaupt nicht. Wichtig sei, heißt es in der Entscheidung, dass die negative Beschränkung in der Beschreibung nicht in einer von der Verwendung im Anspruch abweichenden Weise beschrieben werden dürfe.  

Das Medikament Fingolimod-Hydrochlorid, das Novartis unter dem Handelsnamen Gilenya vertreibt, wird laut Patent zur Behandlung der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose (RRMS) eingesetzt, wenn es „in einer täglichen Dosierung von 0.5 mg verabreicht wird, ohne dass unmittelbar vorher eine Aufsättigungsdosis verabreicht wurde“. Ansprüche, um die es bei Novartis geht. Die Beklagten machten unter anderem geltend, dass es in der Patentschrift an einer ausreichenden schriftlichen Beschreibungsunterstützung gemäß 35 USC § 112 für die negative Anspruchsbeschränkung „ohne unmittelbar vorheriges Dosierungsschema“ fehle, um die Genehmigung zur Vermarktung einer generischen Version des Arzneimittels zu erhalten. 

Die Parteien waren sich einig, dass sich „Aufsättigungsdosis“ auf eine Dosis bezieht, die größer als die tägliche Dosis ist und „oft als erste Dosis verabreicht“ wird. Sie konnten sich jedoch nicht auf die Menge an Informationen einigen, die offengelegt werden mussten, um die Anforderung einer schriftlichen Beschreibung für die negative „Beladungsdosis“-Beschränkung der Spezifikation zu erfüllen. Die Patentschrift „enthält überhaupt keinen Hinweis auf eine Aufsättigungsdosis oder deren voraussichtliche Vor- oder Nachteile“, so die Beklagten, weshalb der Patentinhaber es versäumt habe, die „Aufsättigungsdosis vollständig“ offenzulegen. 

Als Reaktion darauf legte Novartis eine Expertenaussage vor und behauptete: „Wenn eine Aufsättigungsdosis angeordnet würde, würde das Patent darauf hinweisen, dass die Aufsättigungsdosis „sofort“ verabreicht werden sollte.“ Dem Sachverständigen von Novartis zufolge würde ein Durchschnittsfachmann die Spezifikation lesen, um das Fehlen einer Aufsättigungsdosis zu erklären, da die Patente keine anfängliche Aufsättigungsdosis spezifizierten. 

Das Bezirksgericht stellte sich nach einem Gerichtsverfahren auf die Seite von Novartis, erkannte die Aussage seines Sachverständigen an und kam zu dem Schluss, dass „das Patent zwar verschiedene Dosierungsschemata vorsieht, beispielsweise eine „intermittierende Dosierung“, aber nicht die Verabreichung dieser Schemata mit Aufsättigungsdosen vorsieht.“ Die Spezifikation habe somit „einem Durchschnittsfachmann gezeigt, dass die beanspruchte Erfindung nicht die Abgabe einer Aufsättigungsdosis beinhaltete“ und ausreichende schriftliche Erläuterungen für die negative Einschränkung gegeben, befand das Gericht. 

Der Federal Circuit wies die Behauptung der Beklagten zurück, dass die Spezifikation zumindest auf die „möglichen Vor- oder Nachteile“ der schädlichen Beschränkung hinweisen müsse. Der Federal Circuit argumentierte, dass die Haltung der Beklagten im Konflikt mit Frühere Urteile besagten, dass es keinen „neuen und verschärften Test für negative Anspruchsbeschränkungen“ gebe. Obwohl der Novartis-Umstand nicht direkt durch einen Präzedenzfall angesprochen wurde, gelangte der Federal Circuit zu dem Schluss, dass zwei mit dem Präzedenzfall in Zusammenhang stehende Ideen besonders nützlich waren. 

Eine negative Einschränkung kann gemäß der ersten Regel nicht „im Widerspruch zur Offenlegung“ stehen und dennoch die Anforderung einer schriftlichen Beschreibung erfüllen. Die zweite Regel besagt, dass eine schriftliche Beschreibung ausreichend ist, wenn „der Kern der ursprünglichen Offenlegung“ die relevanten Informationen kommuniziert – unabhängig davon, wie diese Informationen übermittelt werden, so das Federal Circuit. 

Selbst wenn eine negative Einschränkung möglicherweise nicht in der Spezifikation offengelegt werden muss, kann dies dennoch von Vorteil sein. Es hätte vielleicht überhaupt keine Meinungsverschiedenheit gegeben, wenn beispielsweise in der Spezifikation von Novartis einfach gestanden hätte: „Verabreichen Sie keine Aufsättigungsdosis.“ Genaue Information on Der Koffer ist erhältlich unter https://www.proskauerinlifesciences.com/wp-content/uploads/sites/34/2022/02/Novartis-v.-Accord.pdf.  

Fazit

Fehlende Hilfe scheint bei ungünstigen Einschränkungen (im materiellen Sinne) die zentrale „Gefahr“ zu sein. In Wirklichkeit ist es einfacher, ein „positives“ (vorhandenes) Merkmal vollständig zu beschreiben als ein „negatives“ (fehlendes oder nicht vorhandenes) Merkmal. Daher ist es im Allgemeinen wahrscheinlicher, dass die Beschreibung eine angemessene Unterstützung für positive Einschränkungen im gesamten Bereich der relevanten Ganzzahl bietet. 

Argumente über die Beschreibung entstehen typischerweise dann, wenn versucht wird, Ansprüche konkreter zu formulieren, um Klagen zu verhindern. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Federal Circuit bei dieser Art von Verfahren zunehmend strenger vorgeht. Da sich die Patentverfolgung verändert, müssen Patentanwälte daher auch ihre Methoden anpassen. 

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